浅议各国实用性的标准

浅议各国实用性的标准

陈东伟

（国家知识产权局专利局专利审查协作江苏中心）

摘要：本文根据中外专利法理论与实践，对专利法中实用性条件的含义、规定、实用性条件的目的及决定实用性的原理做了较为深入的分析，并探讨了实用性与技术方案充分公开、实用性与技术性之间的区别于联系。

关键词：道德实用性；工业实用性；充分公开；技术性；积极效果；有益效果

一、实用性的概念

中国专利法第二十二条第四款规定：实用性是指该发明或实用新型能够制造或使用，并且能够产生积极效果。

美国专利法第一百零一条规定：任何人发明或发现任何新颖而实用的机器、方法、制成品或合成物，或者他们任何新颖而实用的改进，可依据本法的要求和条件，获得专利权。该条保证只有那些新颖而有用的发明才能获得专利权，申请人必须说明申请符合一百零一条的规定，即是有用的（不管是直接或间接的用途），才能获得专利权[1]。

日本专利法第二十九条第一款规定任何人完成的在产业上能够应用的发明，可以获得专利权。

欧洲专利公约第五十二条规定：对于任何具有创造性并且能在工业上予以应用的发明才能授予专利权。第五十七条规定：一项发明能够在包括农业在内的任何产业内能够予以制造或使用，就应当被认为具有工业实用性。

二、道德实用性

美国已故的Story法官有一个著名的论断：“发明不应当损害社会的安宁、良好的政策和健康的道德，即一个有用的发明可能对社会有益、不同于那些有碍道德、健康或者公序良俗、微不足道或无足轻重的发明。在美国的专利实践中，有害的、危险的、不道德的专利都以缺乏实用性论处，违反公共道德是同实用性标准联系在一起的，司法创制了所谓的道德实用性标准，以区分道德和不道德的专利申请。但是在中国，由于法律或者公约已明确规定有关公共道德或者公共秩序的条款，在专利局的审查实践和法院的司法审查中也是将公共道德或公共秩序原则与实用性要件是分开处理的，并不像美国司法界的做法，有所谓的道德实用性标准。

中国专利法将譬如明显无益、脱离社会需要、严重污染环境、严重浪费能源或资源、损害人身体健康（新版指南中删除）的专利皆以缺乏实用性而予以拒绝。换言之，这种做法与美国专利实践中通常提及的道德实用性标准实质上相吻合。

三、实用性与工业应用性的异同

工业应用性的概念诞生于工业革命时代的欧洲，是欧洲、日本等大陆法系国家专利法中的一个传统术语，普遍的解释是：能在任何类型的工业（产业）上制造或者使用。

实用性的概念源自美国专利法第101条。这一要件确认，只有那些有真正价值或者说实际用途的发明才应该得到专利保护，它要求发明应该拥有可以识别的价值而对公众提供直接的益处。

相同：二者都体现了专利制度的现实性、实践性，都坚持一个原则：专利不保护单纯的理论和抽象的智力创造。

不同：1、工业应用性只要求发明能在工业上被制造（对于产品发明而言）或者使用（对方法发明而言），并没有特别要求产品或方法有用，但产品或方法的有用却是美国的实用性要求的，即产品或方法必须要有实际的用途才会被授予专利。2、在工业应用性下，用于非工业性领域的发明是不能被授予专利的，但在美国的实用性下，仅为个人需要且只进行私人使用的发明也可成为授予专利的主体。

工业应用性标准的支持者认为实用性标准允许了个人需要在私人领域内应用的发明或仅在实验室条件下应用的研究工具发明被授予专利，特别是被认为不能再工业（产业）上应用的医疗方法也被授予专利，这明显突破了传统的专利法原则，是完全不可接受的。美国则认为传统的工业应用性标准严重限制了能够授予专利权的主题范围，跟不上现代科学技术特别是生物技术及其产业的发展。他们认为应该对具有实用性的疾病诊断和治疗方法特别是基因诊断和治疗方法给予专利保护，以刺激对人类的生活将产生重大影响的本技术领域的发明创造[1]。

四、实用性与技术性

发明要有技术性，其对技术问题的解决方案能产生技术效果，由此发明创造才能在产业上应用。也就是说，一项专利申请必须要具备技术性，才可能进一步进行实用性判断。如一项专利申请不具备技术特征，当然也就不具有专利法上的实用性，不会被授予专利权。

但反之并不必然成立，一项专利申请具备了技术特性，并不当然地具有专利法上的实用性。

综上，技术性是具备实用性的必要但非充分条件。不能把技术性与实用性等同，也不能想当然的以为一项专利申请只要具备了技术性就具备了实用性。

五、实用性与充分公开

1、从法理依据来看

实用性要求体现了专利制度的重要原则：保持垄断权与竞争之间的平衡。一方面在技术研究早期授予专利权，可以使发明人在研发的早期获得较大范围的专利，减少资金浪费。另一方面，过早的排除竞争，授予领先者以专利垄断权，专利容易变成“跑马圈地”的工具，不利于技术创新和改进，权利人的创新积极性也会大打折扣。这二者之间如何达到一个较佳的平衡，就需要实用性要求来调节。可见，实用性要求作用于发明人之间。

充分公开的法理依据是发明人获得对发明的专利权是以向社会公开其技术方案为对价的，或者说是为了达到公共利益和垄断权之间的平衡。充分公开要求就是为了避免这种不对等出现而设置的。可见，充分公开作用于发明人与公共利益之间。

2、从法律和制度设计的出发点来看

实用性关心的是该发明是否能够在产业上制造或使用，其出发点是通过实用性标准，把公认的自然现象和规律、纯理论成果、成熟度不够的发明创造等排除在专利权保护范围之外，就其性质和法律地位来看，属于实质要件。因次，不具有实用性的申请是不能通过修改申请文件而克服的。

充分公开关心的是书面描述是否清楚、完整地向公众披露了该发明，其出发点是通过设置充分公开的条件及标准，以要求申请人履行法定的最低公开义务，充分公开是对申请的说明书撰写完整程度的一种要求，就其性质和法律地位而言，属于形式要件。如果申请人在撰写说明书时足够重视，是可以克服未充分公开的缺陷的。

3、从程度上来看

实用性只是要求申请专利的技术方案在产业中能够被制造或者被使用，只要求存在能够被制造或者被使用的可能性就可以了，并不要求已经被制造或者已经被使用。而充分公开所要求的“能够被实施”则不仅要求有上述可能性，而且对于该领域的普通技术人员来说，一旦其获得权利人的许可，仅通过阅读专利说明书就可以按其技术方案进行实施。

可见，实用性所要求的“能够制造或使用”的程度，不如充分公开所要求的“能够被实施”的程度那么高。满足了充分公开要求的技术方案一般说来满足了实用性要求，但未满足充分公开要求的技术发难未必就不具有实用性。

从以上三方面，可以看出，充分公开与实用性要求虽然有一定的联系，但是其区别也是明显的。

参考文献

[1]原敏强.孟辉.实用性审查中“积极效果”与“有益效果”的辨析[J].中小企业管理与科技，2014(10）：116.

作者简介：陈东伟（1991年3月—），男，2013年本科毕业于北京信息科技大学，北京市人，现居住苏州。在职研究生，专业为民商法。